DECRETO 19 luglio 2022, n. 180

Note all'art. 2: - Per completezza di informazione si riporta il testo degli articoli 147, 184-bis, 184 ter, 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprieta' industriale): «Art. 147 (Deposito delle domande e delle istanze). - 1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono determinate le modalita' di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione. 2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio. 3. Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro ufficio. 3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice. Qualora il richiedente si avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le disposizioni dell'articolo 201. 3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni del presente codice prevedono l'obbligo di indicare o eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro mandatari, se vi siano, devono anche indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi e' tenuto a norma del presente codice sono a carico dell'interessato, anche se persona fisica, qualora sia stata omessa l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di analoga modalita' di comunicazione. 3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' in tutti gli altri casi di irreperibilita', le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. 3-quinquies. Nei casi previsti al comma 3-quater, la comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui e' stata effettuata l'affissione nell'Albo». «Art. 184-bis (Deposito dell'istanza di decadenza o nullita'). - 1. Fatta salva la proponibilita' dell'azione davanti all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 120, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 184-ter possono presentare istanza, scritta e motivata, all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullita' di un marchio d'impresa registrato. 2. Nei casi di cui al comma 1, la decadenza puo' essere fatta valere per i motivi di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 2, lettera a) e 24. 3. Nei casi di cui al comma 1, la nullita' del marchio puo' essere chiesta per i seguenti motivi: a) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 9, 10, comma 1, 13, commi 1, 2 e 3, 14, comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies) e d); b) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato causa dell'esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f); c) la domanda di registrazione del marchio d'impresa e' stata presentata dall'agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo. 4. L'istanza di decadenza o di nullita', che puo' riguardare una sola registrazione di marchio, e' ricevibile se redatta in lingua italiana e contiene a pena di inammissibilita': a) in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullita', l'identificazione del titolare, il numero e la data di registrazione; b) in relazione al diritto dell'istante, quando tale diritto sia requisito di legittimazione attiva ai sensi dell'articolo 184-ter, l'identificazione del marchio, della denominazione di origine, della indicazione geografica, della menzione tradizionale per vino, della specialita' tradizionale garantita, della denominazione di varieta' vegetale o di altro diritto esclusivo anteriore; c) i motivi su cui si fonda la domanda e, nel caso di cui al comma 3, lettera c), l'eventuale istanza di trasferimento a proprio nome dell'attestato di registrazione del marchio a far data dal momento del deposito. 5. L'istanza di decadenza o di nullita' contiene altresi', in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullita', l'indicazione dei prodotti ed i servizi contro cui e' proposta l'istanza di decadenza o la nullita'; in mancanza di tale indicazione l'istanza e' considerata diretta contro tutti i prodotti o i servizi contemplati dal marchio impugnato. 6. L'istanza di decadenza o di nullita' si considera ritirata se non e' comprovato il pagamento dei diritti di deposito delle domande di decadenza o nullita' entro i termini e con le modalita' stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226. 7. All'istanza di decadenza o di nullita' sono allegati: a) i documenti a prova dei fatti addotti; b) la documentazione volta a dimostrare la legittimazione a presentare la domanda di decadenza o di nullita', ove necessaria; c) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se e' stato nominato un mandatario. 8. L'istanza di decadenza o di nullita' puo' essere presentata sulla base di uno o piu' diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare. 9. L'istanza di decadenza o di nullita' e' improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione o sia pendente un procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi o all'autorita' giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122. 10. Fuori dal caso di cui al comma 9, qualora un'istanza di decadenza o di nullita' sia presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi in pendenza di un procedimento, amministrativo o giudiziario, connesso per l'oggetto, la trattazione dell'istanza puo' essere sospesa fino a che il procedimento pendente sia definito con provvedimento amministrativo inoppugnabile o con sentenza passata in cosa giudicata. In tal caso l'istante puo' chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla inoppugnabilita' del provvedimento adottato nel procedimento amministrativo connesso o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo connesso. In caso contrario, il procedimento sull'istanza di decadenza o di nullita' si estingue. 11. L'istanza di decadenza o di nullita' e' altresi' improcedibile qualora sia stata presentata contestualmente ad una domanda, con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, proposta davanti all'autorita' giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122». «Art. 184-ter (Legittimazione all'istanza di decadenza o nullita'). - 1. Sono legittimati a presentare un'istanza di decadenza o di nullita': a) nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettera a), dell'articolo 184-bis, qualunque interessato; b) nel caso di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 184-bis, il titolare di un marchio d'impresa anteriore o la persona autorizzata dalla legge a esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta; c) nel caso di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 184-bis, il titolare di marchio d'impresa interessato». «Art. 201 (Rappresentanza). - 1. Nessuno e' tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra societa' collegata ai sensi dell'articolo 205, comma 3. 2. La nomina di uno o piu' mandatari, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, puo' farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta. 3. L'atto di nomina o la lettera d'incarico puo' riguardare una o piu' domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi. In tale caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovra' fare riferimento alla procura o lettera d'incarico. 4. Il mandato puo' essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale. 4-bis. I cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 5. 6. Il mandato puo' essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale». - Per completezza di informazione si riporta il testo degli artt. 6, 12, 14, 24, 33, 42, 53, 148, 173, 184-quater, 184-quinquies, 184-sexies, 184-septies, 184-octies, 191 e 192 del citato decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30: «Art. 6 (Traduzione in lingua italiana). - 1. La dichiarazione di conformita' all'originale della traduzione in lingua italiana puo' essere effettuata ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del Codice. 2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facolta' di chiedere che sia prodotta una traduzione asseverata mediante giuramento di fronte al Tribunale». «Art. 12 (Novita'). - 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: a) siano identici o simili ad un segno gia' noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza tra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresi' noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorieta' acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorieta' di esso, o importi notorieta' puramente locale, non toglie la novita', ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicita', nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione; b) siano identici o simili a un segno gia' noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attivita' economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita' fra l'attivita' d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e' registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorieta' di esso, o importi notorieta' puramente locale, non toglie la novita'. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione; c) siano identici ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici; d) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; e) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell'Unione europea o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; f) siano identici o simili ad un marchio gia' notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e). 2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novita' il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o di certificazione o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullita'. 3. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione». «Art. 14 (Liceita' e diritti di terzi). - 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualita' dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio; c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprieta' industriale o altro diritto esclusivo di terzi; c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato e' parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche; c-ter) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione e' parte, relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini; c-quater) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa alla protezione delle specialita' tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea e' parte; c-quinquies) i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varieta' vegetale precedentemente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui l'Unione europea o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varieta' vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate. 1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c-bis), le domande anteriori di protezione di denominazione di origine o di indicazione geografica, sono assimilate alle denominazioni di origine o di indicazioni geografiche protette, sotto riserva della successiva protezione ed a condizione che la legislazione dell'Unione europea o dello Stato conferisca alla persona autorizzata ad esercitare i diritti da essa derivanti il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore. 2. Il marchio d'impresa decade: a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualita' o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' registrato; b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; c) per l'omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione e, in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione». «Art. 24 (Uso del marchio). - 1. A pena di decadenza, il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. 1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante l'Italia e registrato ai sensi dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, il termine indicato al comma 1 decorre dalla data in cui scade il termine per l'Ufficio italiano brevetti e marchi per formulare il rifiuto provvisorio di cui all'articolo 171 o, qualora la registrazione sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi conferma la tutela in Italia della registrazione internazionale in modo definitivo. 1-ter. Nel caso di marchi collettivi o di certificazione, i requisiti di cui al comma 1 sono soddisfatti quando l'uso effettivo e' effettuato da un soggetto legittimato all'uso. 2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma modificata ancorche' non registrata, che non ne alteri il carattere distintivo, nonche' l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni o imballaggi ai fini dell'esportazione di essi. 3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non puo' essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso. 4. Inoltre, neppure avra' luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi». «Art. 33 (Visioni e riproduzioni). - 1. Ai sensi dell'articolo 186, commi 2 e 3, del Codice, chiunque puo' prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione presente nel fascicolo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, inerente ad una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza, purche' non ricorrano le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso secondo la vigente normativa. Sono, comunque, escluse dal diritto di accesso le domande di brevetto e di modello di utilita' per cui e' stata dichiarata l'irricevibilita' o per cui e' stata depositata una istanza di ritiro prima della data in cui la domanda e' resa accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Codice. 2. Sono esclusi dall'accesso, in materia di certificati complementari di protezione, i decreti di autorizzazione di immissione al commercio con gli allegati riassunti delle caratteristiche tecniche del prodotto. Dei decreti e' consentita la visione e l'estrazione di copia solo degli estratti, se presenti. 3. L'esaminatore appone l'indicazione "riservato" sui documenti per i quali e' stata invocata la riservatezza. 4. Dopo l'accessibilita' al pubblico del brevetto, la descrizione e i disegni possono essere riprodotti, anche su supporto informatico, e posti in vendita a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il prezzo di vendita viene stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tali riproduzioni sono inviate gratuitamente alle Camere di Commercio nonche' agli enti indicati in apposito elenco da compilarsi a cura del Ministero dello sviluppo economico. Sono inviati anche, in scambio, agli Uffici brevetti di altri Stati». «Art. 42 (Riserva di deposito). - 1. I documenti, di cui e' fatta riserva all'atto del deposito, devono essere depositati presso gli Uffici di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice entro il termine di due mesi dalla data del deposito stesso. 2. Fino alla presentazione della lettera d'incarico la copia autentica e' rilasciata solo su richiesta del titolare e si applica l'articolo 173, comma 3 del Codice. 2-bis. Se entro il termine di cui al comma 1 i documenti di cui e' stata fatta riserva non sono depositati, l'Ufficio procede ai sensi dell'articolo 173, comma 7, del Codice, se si tratta di documenti per i quali era prescritto un termine perentorio di presentazione. Al di fuori dei casi previsti dal periodo precedente, l'Ufficio comunica la mancanza dei documenti al richiedente assegnando un termine, non prorogabile, per il loro deposito». «Art. 148 (Ricevibilita' ed integrazione delle domande e data di deposito). - 1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili se il richiedente non e' identificabile o non e' raggiungibile e, nel caso dei marchi di primo deposito, anche quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi. L'irricevibilita', salvo quanto stabilito nel comma 3, e' dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. 2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione se constata che: a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilita' non e' allegato un documento che possa essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui e' avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente; b) alla domanda di varieta' vegetale non e' allegato almeno un esemplare della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie in essa richiamate; c) alla domanda di modelli e disegni non e' allegata la riproduzione grafica o fotografica; d) alla domanda di topografie non e' allegato un documento che ne consenta l'identificazione; e) non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti entro il termine di cui all'articolo 226. e-bis) non e' indicato un domicilio ovvero un mandatario abilitato. 3. Se il richiedente ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2 o provvede spontaneamente alla relativa integrazione, l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta e ne da' comunicazione al richiedente. Se il richiedente non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine, abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio dichiara l'irricevibilita' della domanda ai sensi del comma 1. 4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario e tale prova o indicazione e' consegnata entro il termine di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda. 5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'articolo 147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. La traduzione puo' essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato. Se la descrizione e' presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere depositata entro il termine fissato dall'Ufficio. 5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all'atto del deposito. La traduzione italiana, ove presentata successivamente, viene allegata su richiesta». «Art. 53 (Prova d'uso). - 1. 2. 3. Se l'opponente non fornisce la prova dell'uso entro il termine stabilito ed eventualmente prorogato, e se non vi sono altri marchi o diritti anteriori a fondamento dell'opposizione, l'Ufficio rigetta l'opposizione. Se la prova e' fornita solo per una parte dei prodotti o servizi alla base dell'opposizione, l'Ufficio esamina l'opposizione in relazione ai soli prodotti e servizi per i quali la prova e' fornita. 4. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'uso del marchio sono costituiti da documentazione relativa al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso e' registrato e sui quali si fonda l'opposizione. Le prove possono consistere nella presentazione di documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari». «Art. 173 (Rilievi). - 1. I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione. 2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo l'esame della domanda di privativa per nuova varieta' vegetale sono comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine, non superiore a sei mesi, per la risposta. Nel caso in cui il rilievo riguardi la denominazione, la nuova proposta e' corredata da una dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 165. L'ufficio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni ed i rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute. 3. Quando, a causa di irregolarita' nel conferimento del mandato, di cui all'articolo 201, il mancato adempimento ai rilievi comporta il rigetto delle domande e delle istanze connesse, il rilievo deve essere comunicato al richiedente. 4. Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l'istanza e' respinta con provvedimento, da notificare al titolare della domanda stessa o dell'istanza con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, se il rilievo concerne la rivendicazione di un diritto di priorita', la mancata risposta comporta esclusivamente la perdita di tale diritto. 5. La domanda di privativa per nuova varieta' vegetale e' rifiutata: a) in caso di mancata risposta ai rilievi dell'ufficio e del Ministero delle politiche agricole e forestali nei termini stabiliti; b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove varietali ai sensi dell'articolo 165, comma 1, lettera c), salvo che la mancata consegna sia dipesa da causa di forza maggiore; c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 170, comma 1, lettera d). 6. Se la domanda di privativa per nuova varieta' vegetale non e' accolta o se essa e' ritirata, il compenso dovuto per i controlli tecnici e' rimborsato solo quando non siano gia' stati avviati i controlli tecnici suddetti. 7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l'Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la domanda o l'istanza e' respinta in tutto o in parte. 8. Per le domande di brevetto internazionale l'Ufficio italiano brevetti e marchi, compiuto l'accertamento di cui all'articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni, fissando all'uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma restando l'osservanza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. L'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara che la domanda s'intende ritirata nelle ipotesi previste dall'articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. 9. Qualora la domanda sia accolta, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede alla concessione del titolo. 10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di brevettazione o di registrazione ((, nonche' le raccolte dei titoli di proprieta' industriale e le raccolte delle domande)) sono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi fino a dieci anni dopo l'estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di tale termine l'Ufficio puo' distruggere i fascicoli anche senza il parere dell'Archivio centrale di Stato, previa acquisizione informatica su dispositivi non alterabili degli originali, degli atti e dei documenti in essi contenuti». «Art. 184-quater (Esame della domanda di decadenza o di nullita' e decisioni). - 1. Se la domanda di decadenza o di nullita' e' ricevibile e ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia una comunicazione alle parti informandole dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o nullita' e invitando il titolare del marchio a depositare osservazioni entro un termine stabilito. Le osservazioni depositate dalle parti sono comunicate all'altra parte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. 2. Alla comunicazione di cui al comma 1 indirizzata al titolare del marchio e' allegata copia dell'istanza di decadenza o nullita' e qualsiasi documento presentato dal richiedente. 3. Nel corso del procedimento di decadenza o nullita' l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo', in ogni momento, assegnare alle parti un termine per produrre ulteriori documenti o svolgere deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti. 4. In caso di piu' istanze di decadenza o nullita' relative allo stesso marchio, le domande successive alla prima sono riunite a questa. 5. Al termine del procedimento di decadenza o nullita', l'Ufficio italiano brevetti e marchi se accoglie la domanda, accerta la decadenza o dichiara la nullita' della registrazione del marchio in tutto o in parte o dispone il trasferimento della titolarita' della registrazione nel caso in cui sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 184-bis, comma 4, lettera c). Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi da' comunicazione della decisione all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI). 6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 5, pone a carico della parte soccombente il rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 7. I provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la nullita' della registrazione o trasferiscono la titolarita' della registrazione di un marchio sono annotati nel registro». «Art. 184-quinquies (Prova d'uso). - 1. Nei procedimenti per la dichiarazione di nullita' basata su un marchio d'impresa registrato con una data di deposito o di priorita' anteriore ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 3, lettera b), su istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore, il titolare del marchio d'impresa anteriore fornisce la prova che, nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullita', il marchio d'impresa anteriore e' stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 24 per i prodotti o i servizi per i quali e' stato registrato e su cui si fonda la domanda, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la procedura di registrazione del marchio anteriore, alla data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullita', fosse conclusa da almeno cinque anni. 2. Qualora, alla data di deposito o di priorita' del marchio d'impresa posteriore, il termine di cinque anni durante il quale il marchio d'impresa anteriore doveva essere oggetto di uso effettivo, sia scaduto, il titolare del marchio d'impresa anteriore, oltre alla prova a norma del comma 1, fornisce la prova che il marchio e' stato oggetto di uso effettivo nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di deposito o di priorita', o che sussistevano motivi legittimi per il suo mancato uso. 3. In mancanza delle prove di cui ai commi 1 e 2, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di nullita' sulla base di un marchio anteriore e' respinta. 4. Se il marchio d'impresa anteriore e' stato usato conformemente all'articolo 24 solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali e' stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di nullita' si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi. 5. I commi da 1 a 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio UE. In tal caso, l'uso effettivo del marchio UE e' determinato a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017. 6. L'istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore, di cui al comma 1, deve essere presentata entro il termine assegnato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell'articolo 184-quater, comma 1». «Art. 184-sexies (Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullita'). - 1. La decadenza o la nullita', anche parziale, di una registrazione di marchio ha efficacia nei confronti di tutti quando sia dichiarata con provvedimento dell'Ufficio italiano brevetti e marchi divenuto inoppugnabile. 2. La decadenza della registrazione di un marchio d'impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti a decorrere dalla data di deposito della domanda di decadenza o, su istanza del richiedente, di quella anteriore in cui e' maturata una delle cause di decadenza. 3. La nullita' della registrazione di un marchio di impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti fin dalla data della registrazione». «Art. 184-septies (Sospensione della procedura di nullita' o decadenza). - 1. Oltre che nel caso di cui all'articolo 184-bis, comma 10, il procedimento di decadenza o di nullita' e' sospeso: a) se l'istanza di nullita' e' basata su una domanda anteriore di registrazione di marchio d'impresa, su una domanda di registrazione di denominazione di origine ovvero su una domanda di registrazione di indicazione geografica, fino a quando su tali domande non sia adottato un provvedimento inoppugnabile; b) se l'istanza di nullita' e' basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio; c) se l'istanza di nullita' e' basata su un marchio internazionale e si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione; d) a domanda del titolare del marchio posteriore, se e' pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda la domanda di nullita' o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione, fino al passaggio in giudicato della decisione; e) a domanda del titolare del marchio posteriore, se e' pendente, dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, un procedimento di nullita' o di decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda l'istanza o relativo alla spettanza del diritto di registrazione, fino a che il relativo provvedimento sia inoppugnabile; f) a domanda del titolare del marchio posteriore, se e' pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di origine ovvero della indicazione geografica protetta sulla quale si fonda la domanda di nullita', fino al termine in cui la decisione della Commissione europea diviene inoppugnabile; g) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice. 2. L'istante puo' chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla inoppugnabilita' del provvedimento adottato nei casi di cui al comma 1, lettere a), c), e) ed f), dalla scadenza dei termini di cui alla lettera b), del medesimo comma, o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo nel caso di cui alla lettera d) del medesimo comma. In caso contrario, il procedimento sull'istanza di decadenza o di nullita' si estingue. 3. Se il procedimento e' sospeso ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale su cui si basa l'istanza di nullita'». «Art. 184-octies (Estinzione della procedura di decadenza o nullita'). - 1. La procedura di decadenza o nullita' si estingue: a) se il marchio sul quale si fonda l'istanza e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con un provvedimento inoppugnabile; b) se la rinuncia all'istanza di decadenza o nullita' e' accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione; c) se la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullita', e' ritirata o rigettata con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi; d) se non e' presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui all'articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo, e di cui all'articolo 184-septies, comma 2, secondo periodo; e) se la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'istanza di nullita' e' ritirata o rigettata; f) se la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta o la specialita' tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda di nullita', e' cancellata; g) se e' venuto meno l'interesse ad agire». «Art. 191 (Scadenza dei termini). - 1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come improrogabile. 2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente Codice, su richiesta motivata la proroga puo' essere concessa fino ad un massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di comunicazione con cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato il termine ovvero due mesi dalla data di ricezione da parte dell'istante della comunicazione con cui l'Ufficio concede la proroga, se tale termine scade successivamente, ovvero la rifiuta». «Art. 192 (Continuazione della procedura). - 1. Quando il richiedente di un diritto di proprieta' industriale non abbia osservato un termine relativamente ad una procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la procedura e' ripresa su richiesta del richiedente senza che la non osservanza del termine comporti la perdita del diritto di proprieta' industriale o altra conseguenza. 2. La richiesta di continuazione della procedura deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato o dal termine di proroga previsto all'articolo 191, comma 2, ove sia stata richiesta la proroga, e deve essere accompagnata dalla prova di aver compiuto entro lo stesso termine quanto omesso entro il termine precedentemente scaduto. Con la richiesta deve essere comprovato il pagamento del diritto previsto per la continuazione della procedura nella tabella A allegata al decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2007. 3. La disposizione di cui al presente articolo non e' applicabile al termine per la rivendicazione del diritto di priorita', ai termini riguardanti la procedura di opposizione, al termine per la presentazione di un ricorso alla Commissione dei ricorsi, al periodo per la presentazione del documento di priorita', al periodo per l'integrazione della domanda o la produzione della traduzione ai sensi dell'articolo 148, al termine per il pagamento dei diritti di mantenimento dei titoli di proprieta' industriale con mora, ai termini previsti per la reintegrazione del diritto di cui all'articolo 193 e al termine per la presentazione della traduzione in inglese delle rivendicazioni della domanda di brevetto di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 27 giugno 2008 sulla ricerca di anteriorita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008».

Art. 3

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro: Giorgetti

Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo

economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e

forestali e del turismo, reg.ne n. 1052